审查注册商标转让合同,你需要这一份风险清单

风险点1

查明商标是否处于不稳定状态

风险等级

高

风险描述

通过商标局网站查询，拟转让商标是否处于撤销申请、无效宣告等不稳定状态，如商标被撤销或无效宣告，则转让方将失去该商标专用权，《注册商标转让合同》的合同目的不能实现。

相关知识点

注册商标转让前的“尽职调查”

风险点2

查明商标是否存在权利负担

风险等级

高

风险描述

通过商标局网站查询拟转让商标专用权是否已被质押，如已被质押，则商标专用权无法转让，在此情况下，应将解除权利负担约定为转让方的义务。

相关条款

解除权利负担

风险点3

查证拟转让商标注册是否满三年，在三年内是否实际使用

风险等级

高

风险描述

1.如拟转让商标在连续三年内未使用，任何单位或个人均有权利向商标局申请撤销该注册商标，商标权的稳定性将存在较大的风险。

2.如拟转让商标已届满三年但不能确认转让方是否曾使用该商标，则建议在合同中约定由转让方交付该商标曾实际使用的证据，且若商标被“撤三”，转让方应承担违约责任。

相关知识点

连续三年无正当理由不使用的注册商标可能被撤销

风险点4

核实拟转让商标外观与注册商标是否一致

风险等级

高

风险描述

因存在擅自修改商标的情形，导致转让方实际使用的商标与其注册商标不一致，建议受让方将拟使用的商标图文与合同（或附件）中拟转让商标的图文以及商标局网站上披露的图文进行对比，确认是否一致。

风险点5

查询拟转让商标是否存在前一轮转让

风险等级

高

风险描述

通过商标局网站查询，在本次商标转让前是否存在前一轮的商标转让。如前一轮转让未完成，即尚未核准公告，则商标局将不予受理本轮转让，此时应将完成前一轮转让约定为转让方的义务，并考虑以此作为向转让方支付转让费用的时间节点之一。

风险点6

确认合同签订日是否临近注册商标专用权期限

风险等级

中

风险描述

如合同签订日期临近商标专用期限届满日（距离商标专用期限届满一年以内），由于商标局对于转让申请的核准周期较长，应将续展约定为转让方的义务。

相关条款

续展义务

相关知识点

受让方应重视商标的有效期

风险点7

应由全体共有人共同作为转让方

风险等级

中

风险描述

通过商标局网站查询并核实拟转让商标是否为共有商标，如为共有商标，则应由全体共有人共同作为转让方签署《商标转让合同》。

风险点8

风险等级

中

风险描述

相关知识点

转让与变更的区别

风险点9

受让方必须符合对商标注册人主体资格的要求

风险等级

中

风险描述

1.若受让方为自然人、外国人或外国企业，则应符合法律法规对商标注册人主体资格的要求。

2.对于人用药品、烟草制品等商标，受让方应具备相关主管机关出具的生产证明。

相关条款

因受让方原因导致商标转让不予核准的处理方式

相关知识点

自然人办理商标注册申请的特殊要求转让证明商标、集体商标的特殊要求外国人、外国企业受让商标应委托境内机构办理

风险点10

应明确拟转让商标的具体信息

风险等级

低

风险描述

应明确拟转让商标的名称、申请/注册号、国际分类、注册国家或地区、注册公告日期、专用权期限，并列明商标图样。

相关条款

商标信息

风险点11

应明示拟转让商标在先的许可情况

风险等级

高

风险描述

转让方应披露全部与拟转让商标有关的许可情况，并在转让合同中列明被许可方名称、许可方式、许可期限、许可地域范围以及对被许可方权益的处理方式，并保证不存在其他的许可合同。

相关知识点

许可合同未约定商标转让后合同效力的应继续履行商标许可方式为独占许可的，转让后继续有效受让方可作为商标许可合同备案中的善意第三人

风险点12

根据商标转让流程或转让方义务的完成，分期支付转让费用

风险等级

中

风险描述

1.一般而言，商标转让费用应以分期付款的方式支付。

2.因商标转让申请核准的周期较长，为降低风险，受让方一般分别以合同签订和商标局对转让申请核准公告作为时间节点，向转让方分期支付转让费用。

3.如在向商标局提交转让申请前转让方存在其他需要先行履行的义务，建议以转让方完成该义务作为支付转让费用的时间节点。

风险点13

应将向商标局提交转让申请作为双方的共同义务

风险等级

低

风险描述

1.应明确约定共同提出转让申请的时间或期限。

2.一般由受让方主导提交商标转让申请，在签订《注册商标转让合同》时，建议一并签署《转让注册商标申请书》作为《注册商标转让合同》的附件。

3.《转让申请书》应使用商标局的格式文本，否则商标局将不予受理。

4.建议约定将《商标注册证》正本交付给受让方或受让方的代理人。

相关条款

共同提交转让申请风险点14

应明确双方对材料的共同的补正义务

风险等级

中

风险描述

商标局可能就商标转让申请要求双方提供其他文件资料进行补正，建议约定在收到《转让申请补正通知书》后各方应根据要求在规定期限内提供补正材料。

相关条款

补正义务

风险点15

应明确转让申请不予核准后的处理方式

风险等级

低

风险描述

商标局对于容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，有权不予核准。此处的不予核准是由于拟转让商标本身的某些特殊原因导致主管机关认为转让有可能造成混淆或其他不良影响，并非双方的过错所致，因此，建议约定出现此情况后，转让方退还已收取的费用，解除商标转让合同，而不加重任一方的责任。

相关条款

转让申请不予核准的处理方式

风险点16

应明确商标转让申请核准公告期间受让方有权独占使用拟转让商标

风险等级

高

风险描述

1.《注册商标转让合同》生效或转让申请被受理，受让方并未立即成为商标注册人，只有在转让申请核准公告日起，受让方才有权作为商标注册人。在《注册商标转让合同》生效后至商标局就转让申请核准公告之前，受让方使用拟转让注册商标的，应经过转让方授权许可。

2.建议明确约定在此许可期间内，受让方对拟转让商标享有独立且完整的诉权。

相关条款

转让申请核准期间独占使用

风险点17

如转让方在相同或类似商品上存在相同或近似商标，应一并转让

风险等级

高

风险描述

若转让方在相同或类似商品上存在相同或近似商标，应一并转让至受让方；

如未一并转让，商标局将通知限期改正，期满未改正的，将被视为放弃商标转让申请，故应将在相同或类似商品上不存在相同或近似商标，约定为转让方的保证责任。

相关条款

相同或近似商标一并转让

相关知识点

相同或类似商品上的相同或近似商标应一并转让

风险点18

应约定如商标存在权利瑕疵，转让方应承担违约责任

风险等级

中

风险描述

注册商标在申请过程中虽然经过商标局的实质审查，但是由于审查过程中存在一定的主观因素且客观上无法穷尽全部在先权利，注册商标依然可能存在权利瑕疵导致商标转让后被无效。

风险点19

应约定如侵犯其他方的在先权利，转让方应承担赔偿责任

风险等级

中

风险描述

因对商标的审查客观上无法穷尽全部在先权利，在商标转让后，如在第三人主侵犯其在先权利，则除商标被无效外，受让方还将承担侵权责任，因此建议约定在此情况下转让方向受让方承担赔偿责任。

风险点20

应明确合同解除后，拟转让商标的处置方式

风险等级

低

风险描述

在约定转让方的解除权时，建议将撤回商标转让申请作为转让方的权利，并且约定如未及时撤回或商标转让申请已经核准公告的，转让方有权要求受让方将商标转让回至转让方名下。

相关条款

合同解除后商标的处置方式

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