申请美国专利中分案、续案和部分续案详解

关于美国专利申请中分案、续案和部分续案分析报告随着知识产权保护越来越受到重视，市场布局中“专利先行”已经成为许多企业的共识。作为许多“走出去”企业的目标市场，美国是企业申请海外专利的主要国家之一，加强对美国专利申请制度的了解，有助于我国企业更好地规划专利申请策略。美国的专利申请制度与我国不同，其中较为明显的区别在于后续申请制度。根据美国的专利制度，递交一件专利申请（非临时申请）后，可以以其作为母案（Basic Application）递交后续申请。常见的后续申请类型包括分案申请（Divisional Application)续案申请（Continuation Application)部分续案申请（Continuation-in-part Application）。本文将从适用情况、递交时机、申请日、专利权保护期限等角度出发分别介绍上述三种后续申请。

一、分案申请（Divisional Application）

（一）适用情况美国专利法35 U.S.C.121对分案申请作了规定，如果审查员认为一个申请中包含两个或更多个独立或有显著区别的发明，审查员可以要求该申请限制到其中一个发明，其余发明主题可作为分案申请递交。这点跟我国专利法中对同一申请中权利保护范围单一性的要求类似。根据美国专利审查程序手册MPEP802.01的规定：独立发明是指要求保护的两个或更多个发明之间在设计、操作和效果上没有关联。例如一个流程和能实现该流程的设备之间就属于两个完全独立的发明。而有显著区别是指，如果两个发明在设计、操作和效果中的至少一者没有关联，并且至少一个发明相对于其它发明具备可专利性（新颖性和非显而易见性），则可以认为这两个发明是有显著区别的。

实践中，美国分案申请通常是审查员对原申请发出限制要求（即Restriction Requirement）的结果。在审查专利申请过程中，审查员如果认为该专利申请权利要求书含有超过一项发明，就会向申请人发出限制要求通知书，要求申请人把专利申请权利要求书限制为仅仅包含一项发明。对于从原申请（即母案申请）中删除或撤回的权利要求，申请人可以提出分案申请。从审查的角度来说，分案申请已被确定为与母案发明不同，因而一般情况下可以避免基于母案的重复授权驳回（即Double Patenting Rejection），这是续案和部分续案申请所没有的审查优势。当然如果在分案或者母案审查过程中，由于对权利要求项的修改，导致保护范围出现的重合，也有可能收到重复授权驳回。

图1 分案申请示例

（二）递交时机如前文所述，分案申请通常是审查员对原申请发出限制要求的结果，其递交时间是在母案提出之后、母案被授权/被放弃/申请程序结束之前。

（三）说明书和权利要求书分案申请内容不能超出母案的公开范围，实务中，分案申请的说明书基本不会改写，通常都是提交原说明书或者在删掉一些不相关的段落后再提交。分案申请的权利要求内容是从母案中分割出来的发明点，通常是原权利要求书中记载的权利要求项或者是根据说明书记载的内容新增的权利要求项。

（四）申请日和专利保护期限分案申请享有母案与相同的申请日，其专利保护期限起算日也与母案一致。在个别的情况下，比如分案享受专利期续展（Patent Term Extension）的时候，分案的保护期有可能会超过母案的保护期。

（五）发明人通常情况下，分案申请初始的发明人也与母案中发明人一致或者为母案中发明人的一部分。

二、续案申请（Continuation Application）

（一）适用情况根据美国专利审查程序手册M.P.E.P.201.07的解释，续案申请是基于未决的母案申请中公开的一项或多项发明的申请，续案申请不能增加未在母案申请中公开的主题内容。也即是说，续案申请通常是指基于已经递交了母案递交的延续性申请，申请人不强调续案与母案的权利要求对应的发明不同，这与前述分案申请存在本质区别。

在实务中，申请人对续案申请的运用更为灵活，例如申请人发现母案申请的权利要求保护范围过小、未能覆盖新产品或者竞争对手产品，可以基于母案说明书公开的范围修改权利要求，通过续案申请获得更大的保护范围，从而保持优势的市场竞争地位。

图2 续案申请示例

（二）递交时机续案申请提出时机也需要在母案处于未决状态时，即母案提出之后、被授权/被放弃/申请程序结束之前。此外，在续案申请和其它后续申请中，申请人可以基于第一份原始申请提出后续申请，也可以针对原始申请的后续申请提出进一步的后续申请，在基于同一份原始申请派生出的所有申请中只要有一份尚处于未决期间，申请人均可以继续递交后续申请。

（三）说明书和权利要求书续案申请内容同样不能超过母案公开范围，实践中，续案申请的说明书基本不做改写，通常是在母案没有写好的情形下，才可能在不超出母案披露范围的前提下改写说明书。续案申请的权利要求可以与母案重叠，也可以是未曾出现在母案的权利要求书中而仅在说明书中披露的技术方案。

（四）申请日和专利保护期限与分案申请相同，续案申请的申请日与母案一致，专利保护期限的起算日也与母案一致。

（五）发明人续案申请的发明人需与母案中发明人一致，或者为母案中发明人的一部分。

二、部分续案申请（Continuation-in-part Application）

（一）适用情况根据美国专利审查程序手册MPEP 201.08的规定，部分续案申请是在母案申请的生命周期内提交的、重复母案申请的部分或全部实质内容、并且增加了在母案申请中未公开的内容的申请。也即部分续案申请允许申请人在母案申请的基础上，增加母案申请未公开过的、新的主题内容，这一点与分案申请、续案申请存在明显区别。

相较之下，部分续案申请具有更大的不确定性，例如申请人可以随着产品迭代和技术更新，将新的发明主题通过部分续案申请提交，这种不确定性无疑给竞争对手形成更大的威慑作用。但需要注意的是，部分续案申请的新增发明主题无法享有母案相同的申请日。并且由于部分续案申请中涵盖新增发明内容的权利要求项的审查基准日是以新申请日为准，因而部分续案申请最好在母案公开前提出，如果是在母案公开后才申请的，母案或其同族可能成为现有技术文献，被用以驳回部分续案中新权利要求的可专利性。

图3 部分续案申请示例

（二）递交时机如前文所述，根据MPEP 201.08的规定，部分继续申请可在母案申请授权、放弃或者申请程序终结之前提交的。

（三）说明书和权利要求书部分续案申请包含新增内容，这也是其最明显的特点,因此部分续案申请说明书记载内容可以超过母案公开范围。相应地，部分续案申请的权利要求可以增加母案中未披露的新发明点。

（四）申请日和专利保护期限与分案申请和续案申请存在显著区别，部分续案申请并不必然享有母案的申请日，其中与母案相同的内容可以享有母案的申请日，而新增内容则采用新的申请日。根据MPEP 201.08中规定，部分续案申请要享有母案优先权，需要满足一定条件：

1）母案与部分续案申请的发明人相同，或者至少有一个共同发明人；

2）部分续案申请在母案授权、放弃或者申请程序终结之前递交；

3）部分续案申请包含或者被修改后包含对母案的特定引用。值得注意的是，尽管新增内容不享有母案优先权，部分续案申请的专利有效期是从母案申请日起算的，也即实际上部分续案申请的专利保护期限是“缩短”的。

（五）发明人与分案申请和续案申请不同，部分续案申请的发明人可以是母案申请中发明人的一部分或全部，也可以进一步包含新的发明人。

综上所述，三种美国后续申请各具特点（详见表1），在实务工作中，申请人可以参考市场布局策略、技术研发进展、母案申请情况等因素，选择适当的后续申请方式，以实现最佳的专利保护效果。

表1 三种后续申请的比较分案申请续案申请部分续案申请权利要求从母案分割出来的发明点根据母案披露的内容提出，可以是母案权利要求中未出现的或重叠的发明点可以增加母案中未披露的新发明点说明书不超过母案公开范围不超过母案公开范围包括新增内容递交时机在母案申请授权、放弃或者申请程序终结之前申请日与母案申请日相同与母案申请日相同新增部分与母案申请日不同专利保护期限与母案起算日相同发明人母案发明人的一部分或全部母案发明人的一部分或全部可以是母案发明人的一部分或全部，也可以进一步包含新的发明人