美国专利商标局之专利实践的限制性要求

闻宁阁，常春，博钦律师事务所上海代表处

北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑翻译

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不同于美国，出现以下情形时，国家知识产权局会基于专利法31条发出有关单一性的审查意见，审查员主张：

1）未经检索即发现任意两项独立权利要求中没有相同或相对应的技术特征或相同或相对应的特征为本领域惯用技术手段的（.

（1）节）；

2）经检索发现独立权利要求1与其他任意独立权利要求中相同或相对应的特征相对于对比文件缺乏新颖性及或创造性的（.

（2）节，第2、3段）；

3）经检索发现独立权利要求1缺乏新颖性或创造性，从属权利要求缺乏并非本领域惯用技术手段或相对对比文件具备新颖性的相同或相对应的特征的（.

（2）节，第5段）。克服上述单一性审查意见，申请人可以1）为权利要求增加并非本领域惯用技术手段及/或相对对比文件具备新颖性和创造性的特征；

2）删除未经检索的权利要求；

3）争辩权利要求具备单一性。

与此相反，在美国，出现以下情形时，提出限制性要求是合理适当的：

（A）各发明之间相互独立；

（B）如果不提出限制性要求，会给审查员带来过多负担。语“相互独立”（即不相关的）意味着，请求保护的两个或多个发明之间没有公开的关系，也就是说，在设计、操作及效果方面毫无关联。一种方法，一种无法用于将该方法付诸实践的装置，二者是相互独立的发明。

在答复限制性要求时，即便申请人不同意该意见，也必须从经审查员确认的多组权利要求中选择一组权利要求，并将该组包含的权利要求逐一列出。申请人没有选出一组权利要求，这会导致美国专利商标局（USPTO）发出答复不合规定的通知。人可以进一步争辩各发明之间并非相互独立和/或修改权利要求使得各发明之间并不相互独立。要注意的是，这种做法只在极少数的情况下成功过。被告方在诉讼过程中还可能利用申请人做出的任何旨在限制权利要求范围的修改来争辩，从而避免被认定侵权。

申请人选出一组权利要求之后，审查员将只针对这些选出的权利要求进行审查，其余未选择的权利要求通常在选出的权利要求获得授权之前必须删除撤回。如果未选择的发明其权利要求引用或进一步限定该授权权利要求，在这种情况下审查员可能同意将其余组未选择的权利要求重新加入到该申请中（重返程序）。不存在重返程序，申请人还可以对这些未选择的权利要求提出分案申请。有关确定不同的发明的信息，详情请见《美国专利审查指南》（MPEP），链接如下。

因此，申请人有必要了解美国与中国在专利实践上的不同之处。需要注意的一点是，即便申请人不认可该限制性要求，也必须选出一组权利要求供审查员审查。

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