论美国商标法改革对中国企业的意义：不在美国使用商标并不表示不受保护

随着经济全球化的脚步不断推进，美国品牌及市场对中国企业和个人充满着诱惑，进军美国市场，寻求美国市场的商标保护，已经成为企业发展过程中难免遇到的问题。美国近年来几大重大商标保护判决，对中国企业在美申请商标和保护商标权有着深远的影响，今天，我们在此探讨和分析在美商标侵权的三个典型案例，不在美国使用的商标不等于不受到保护。

在Belmora LLC(以下简称Belmora) 诉Bayer Consumer Care AG（以下简称bayer）， 819 F． 3d 697（第四巡回法院，2016年）一案中，第四巡回法院裁定，在美国未使用其商标的境外商标持有人可以对美国同一商标持有人提出有关虚假陈述、虚假宣传以及商标撤销方面的索赔与要求。

Bayer在墨西哥持有商标“FLANAX”。Bayer的“FLANAX”牌止痛药在墨西哥知名度很高，但是，Bayer从来没有在美国境内销售带有“FLANAX”商标的止痛药品。

Belmora在美国持有“FLANAX”商标，并自2004年在美国使用该商标。Belmora的“FLANAX”药品外包装高度模仿了Bayer在墨西哥销售的“FLANAX”药品外包装。

此外，Belmora在其营销资料上也采用各种宣传性措辞，暗示其生产的“FLANAX”牌止痛药与Bayer在墨西哥销售的“FLANAX”牌止痛药为同一产品。

Bayer成功向美国商标审理与上诉委员会申诉，撤销Belmora在美国境内有关“FLANAX”商标的注册。Bayer同时也在联邦法院提起诉讼，就Belmora的虚假陈述与虚假宣传提出索赔。两起案件被合并处理。

本次判决，对美国境外商标持有人提供了一个重要的信息，在商标持有人在美没有注册商标且没有任何销售的情况下，在美国发现自己国际声誉受到损害提供了一个权利保护的渠道。

在美国境外使用商标，也可能构成对美国商标持有人的美国商标侵权

第九巡回法院同样也处理了一起《兰纳姆法案》的治外法权案件——Trader Joe‘s公司 诉 Hallatt， 835 F.3d 960（第九巡回法院，2016年）。案例主要内容是一位美国商标持有人根据《兰纳姆法案》条例向主要发生在加拿大的一些商业活动提出索赔要求。

被告Michael Hallatt曾是一名美国合法永久居民。Hallatt在华盛顿州购买了Trader Joe‘s牌商品，并将商品运至加拿大，在其名下“Pirate Joe”商店进行转售。Hallatt在加拿大宣传中使用了Trader Joe’s公司的商标，其名下的“Pirate Joe”标识的字体也与Trader Joe‘s公司的相近，同时，“Pirate Joe”商店所售卖的Trader Joe’s牌易变质商品均未按照Trader Joe‘s严格的质量控制标准进行运输或储存。Trader Joe’s曾收到不止一位消费者的投诉称该消费者在食用了从Pirate Joe购买的Trader Joe‘s牌产品后患病。

Trader Joe‘s在美国起诉了Hallat。为了确定《兰纳姆法案》是否适用于Hallatt在加拿大的商业行为，第九巡回法院进行了诸多审查，最后认为：

美国境外贸易的利益和联系与境外司法管辖的利益及联系息息相关，从而足以证明治外法权适用的合理性。Trader Joe‘s的指控符合所有条件。

双方最后达成了和解。Trader Joe‘s同意撤销诉讼，而Hallat也同意关闭其在加拿大的Pirate Joe商店。

这个案件提醒我们中国企业应更加重视在美国注册和保护好其美国商标权利。如果在美国境外，有侵犯其国际声誉的行为，可提出保护和赔偿诉求。

“在商业中使用”，一笔跨州买卖或许就能证明

中国企业在美申请商标时常常遇到一个问题：怎样的买卖才能被认定在没美国已经使用了该商标？而以下这一案例，会给中国企业一些启发。在基督教信仰团契教会诉 Adidas AG，841 F． 3d 986（联邦巡回法院，2016年）案中，联邦巡回法院认为仅仅一次跨洲出售两顶帽子就足以满足《兰纳姆法案》中有关商标注册的“在商业中使用”的条件。

2009年，Adidas申请了一款服饰商标“ADIZERO”，然而，美国专利与商标局拒绝了Adidas的申请，认为该商标与教会的“ADD A ZERO”过于相似。随后，Adidas开始寻找撤销教会商标的理由。在寻找过程中发现，注册之前，教会并未将商标运用于商业贸易活动中。委员会表示同意，发现2005年教会的最低销量并不满足《兰纳姆法案》有关“在商业中使用”的标准。然而，联邦巡回法院推翻了此种说法。

法院认为对于州外居民出售商品是“典型的经济行为”，“教会向州外居民出售两顶印有‘ADD A ZERO’的帽子可由国会的商业贸易条款管辖，因此，根据《兰纳姆法案》，此行为构成了‘在商业中使用’。”因此，法院撤案并向委员会发回重审，要求Adidas提供其他撤销理由。

对于中国企业而言，此项判决结果有着重要的启示作用。若要达到联邦注册的要求，中国申请人也并非一定要等着去证实商标对商业贸易的实际影响，或许一次跨州交易就足以证明“在商业中使用”。

结合以上三个典型案例，中国企业应该加强在美品牌的商标保护意识，谨防自己的商标在美国被恶意仿冒，侵犯自己的商标权。同时，中国企业在美商标或国际声誉受到侵害时，可通过专业律师途径，维护自己的合法权利。

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