注册型商标侵权与使用型商标侵权（3）

面,在第2条(可在主注册簿上注册的商标;并存注册)中规定:“凡能使申请人的商品区别于他人的商品的商标,不应因其性质而驳回该商标在主注册簿上的注册除非:……(d)包含与已在专利商标局注册的商标,或与在先由他人在美国使用并且尚未放弃的商标或商号名称极为相似的商标,以致其使用在申请人指定的有关商品上时易于造成混淆、误认或欺骗;倘若局长决定一个以上的人在限制其使用方式,或使用地点,或使用的商品的条件下对该相同或近似的商标的连续使用不会造成混淆、误认或欺骗,而且这些人在前,因他们在商业中的并存合法使用而使之有权使用这种商标,对这类人可准予同时并存注册。

”从该规定可以看出,如果申请注册的商标与他人在先商标存在混淆的可能性,则该商标不得注册。

方面,在第13条(对注册异议)a款规定:“任何人确信一个商标在主注册簿上的注册会使其受到损害,可提交异议书,说明理由……”第14条(撤销注册)规定:“任何人确信一个商标依照本法在主注册簿上的注册对其造成或将造成损害,可按下列规定提出撤销该商标注册请求,申明理由,并按规定交费……”美国学者一般认为,这里的“损害”包括了由于商标淡化而导致的损害。

商标权人可以基于申请注册的商标将造成其商标的淡化,对申请注册的商标提出异议或请求撤销已经注册的商标。

将淡化与混淆的可能性分为两个方面进行规定,有其特殊的渊源。

学者一般将造成商标混淆可能性之行为称为商标侵权行为,而淡化则不属于商标侵权行为。

点与欧盟的观点不同,欧盟将淡化和混淆的可能性都规定为商标侵权行为。

认为,由于侵害商标权之商标注册行为具有将违法行为合法化的趋势,对商标权人的危害远甚于普通的商标侵权行为,我国有必要对现有的相关规定进行梳理,并借鉴美国和欧盟之成功经验予以完善。